Cessazione del contratto di franchising, utilizzo del marchio e patto di non concorrenza post-contrattuale

Con l’ordinanza del 27 gennaio 2017 il Tribunale di Milano è tornato a pronunciarsi in materia di contratto di franchising ed in particolare sull’utilizzo del marchio dopo la cessazione di tale contratto e sulla validità del patto di non concorrenza post-contrattuale inserito in un contratto di franchising.

Prima di illustrare la decisione assunta dal Tribunale di Milano è opportuno riassumere i fatti di causa.

La società Alfa aveva promosso un procedimento cautelare ante causam nei confronti della società Beta, chiedendo al Tribunale di: (i) inibire alla società Beta l’utilizzo del proprio marchio, data la risoluzione del contratto di franchising con essa stipulato il 7 gennaio 2016; (ii) irrogare alla società Beta una sanzione a titolo di penale, a causa della prolungata utilizzazione del marchio, da parte della stessa società anche dopo la cessazione del contratto di franchising; (iii) inibire la prosecuzione dell’attività della società Beta, in applicazione del patto di non concorrenza post-contrattuale che le parti avevano inserito nell’originario contratto di franchising.

Si costituiva in giudizio la società Beta opponendosi a tutte le domande formulate dalla società Alfa, allegando le prove degli inadempimenti a questa riconducibili e sostenendo l’invalidità del patto di non concorrenza.

Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Milano ha inibito alla società Beta dall’utilizzare il marchio della società Alfa, ma ha consentito alla medesima società Beta di continuare ad esercitare la propria attività (senza l’utilizzo del marchio della società Alfa) anche dopo la cessazione del contratto di franchising.

In particolare, il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta della società Alfa di inibire alla società Beta l’utilizzo del marchio della stessa società Alfa, in quanto ha ritenuto che il contratto di franchising sia il perimetro entro cui la società Beta poteva disporre legittimamente del medesimo marchio, con la conseguenza che lo scioglimento del contratto di franchising ha privato la società Beta (franchisee o affiliata) del potere di disporre dei segni distintivi del marchio della società Alfa (franchisor o affiliante) in qualunque modo e con qualunque mezzo, ivi compreso a fini pubblicitari e promozionali, non solo nella corrispondenza commerciale, ma anche nell’insegna.

Contestualmente il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta della società Alfa di inibire alla società Beta la prosecuzione della propria attività dopo la cessazione del contratto di franchising, poiché ha ritenuto che il patto di non concorrenza siglato tra le parti non fosse valido, essendo talmente ampio da impedire all’affiliata Beta di svolgere ulteriormente la propria attività senza limiti temporali o territoriali.

Infine, con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Milano ha precisato che il patto di concorrenza post-contrattuale è valido solo se:

  • si riferisca a beni e servizi in concorrenza con i beni e servizi contrattuali;
  • sia limitato ai locali in cui il franchisee ha operato durante il periodo di vigenza del contratto di franchising;
  • sia indispensabile per la protezione del know how a suo tempo trasferito dal franchisor al franchisee;
  • sia limitato al periodo di un anno a decorrere dalla cessazione del contratto di franchising.

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